譯者注：2018年，日本特許廳（JPO）曾發布一份《標準必要專利許可談判手冊》。本次由日本經濟產業省組織研究并發布的《與標準必要專利許可相關的誠實談判指南》與之區別在于，前者只是基于全球司法判例、競爭當局判斷以及許可實踐等，對SEP許可談判中的各方觀點進行客觀整理而成。雖然二者同樣不具備法律拘束力，但本次日本經濟產業省發布的指南，考慮到了最近幾年全球范圍內SEP的最新實踐，在涉及到SEP的許可談判中能夠在一定程度上起到約束雙方當事人誠實許可談判的行為規范作用，因此值得我國產業界給予關注。但是，這個指南中還有待細化。例如：專利權人提供FRAND報價合理性的計算邏輯的細致程度，以及實施人到底應當在談判中如何展示其愿意接受FRAND許可的意思表示，都需要在未來的司法實踐中深入探索。同時考慮到，當前SEP許可談判和訴訟全球主要國家重點關注的焦點問題，而日本此次率先發布了許可談判指南，或體現了日本政府在標準必要專利政策上有不同的訴求，這一點值得我國有關部門借鑒，可考慮適時發布符合我國產業實際的行為規范指南，進而更好保護中國企業的合法權益。
與標準必要專利許可相關的誠實談判指南
2022年3月31日
日本經濟產業省
劉影 譯
近年來，隨著技術標準的普及以及該標準所涉及技術的復雜化程度越來越高，標準必要專利（SEP，Standard Essential Patent）許可糾紛在全球范圍內時有發生。特別是，第四次工業革命蓬勃發展，所有產品都開始自動化、智能化，并通過對多種信息或者數據的獲取、處理以及決策而產生出新的技術貢獻以及經濟價值。今后可預見，汽車、建筑機械、工廠等日本傳統的優勢產業以及其他產業中的SEP許可活動會不斷增加。對于日本而言，探討出一個靈活解決FRAND糾紛的手段，是一個非常重要的課題。基于此，日本經濟產業省競爭整備室/知識產權政策室召開了標準必要專利許可交易環境相關研究會。在知識產權法和競爭法領域專家和產業界的共同策劃下，積極討論日本所期待的問題應對之策。研究會認為，由于當前SEP許可談判還未形成明確規則以及國際趨勢不斷演進的現狀，SEP許可的可預見性以及透明度不高，這導致權利人和實施人面臨很大的困難。因此從日本產業發展實際出發提出，應鼓勵當事人之間誠信談判以盡量在早期達成和解，同時避免沒有意義的糾紛發生。2021年7月，研究會發布了中期研究報告書，明確了如下方針：“政府應盡快研究權利人和實施方都應遵守的誠實談判規則，積極對外發聲”。本指南正是在遵照這一方針基礎上制定而成的，經濟產業省針對SEP許可談判中的主要四步驟（參照后述“4.許可談判的各步驟中應采取的應對動作”）的應對動作，征求并聽取了日本國內外企業的意見，并將各方意見在研究會上進行討論后得出這份成果。
本指南期待通過提高許可談判的透明度和可預見性，進而達到營造適當的交易環境的目的。我們提出一個包括日本專利在內的SEP許可談判所涉及的權利人和實施人都應該遵守的誠實談判規則。
本指南并不具備法律拘束力。由于當前還不存在一個明確的SEP許可談判的全球規則。因此，即便遵守了本指南進行許可活動，也無法保障在個別訴訟案例中就一定會被判定為誠實談判的行為。但是，本指南是基于日本國內外企業的意見、日本知識產權法、競爭法專家以及產業界的意見制定而成。因此可以期待的是，在涉及到日本專利的SEP許可談判過程中會被談判當事人、司法機關以及各相關方充分利用。
本指南的對象涉及基于FRAND承諾的SEP許可談判。SEP許可談判主要分為兩大類：一類是持有SEP的權利人自發與實施人進行的談判（以下稱之為“雙方談判”）；另一類是主體自身并不持有專利，而是基于與權利人之間的合同約定的專利池管理公司與實施人之間的談判（以下稱之為“專利池管理公司的許可談判”）[1]。一般而言，如果實施人具有根據FRAND條件接受許可的意思表示，則持有SEP的權利人對其行使停止侵權請求權的權利會受到限制。另一方面，自身不持有SEP的專利池管理公司，由于自身無法通過訴訟行使權利，或者鑒于與權利人之間的合同關系，其談判自由度相較于權利人要小得多。因此，本指南提出的規范僅適用于第一類許可活動，也即雙方談判，而專利池管理公司的許可談判活動不在本指南的適用范圍。但是，如果專利池管理公司是許可談判涉及的SEP持有者，則可以作為權利人與實施人進行許可談判，或者專利池管理公司的許可談判過程中轉成為權利人與實施熱之間的雙方談判，這些情況都在本指南的適用范圍內。專利池管理公司的許可談判活動在實務中很常見。即便在專利池管理公司的許可談判轉為雙方談判的情況，在之前的談判過程中專利池管理公司如果能夠提供充分信息，這也有利于后續談判的有利進展。因此，專利池管理公司也可以參考本指南，朝著確保談判透明度的方向努力[2]。
下面介紹權利人和實施人在SEP許可談判中在主要四步驟中應采取的應對動作。這四個步驟是全球SEP許可談判中應被廣泛知曉的一個有益框架，但并不是所有的許可談判都是嚴格按照這個順序進行。本指南并不否認權利人可以將步驟1與步驟3放在一起進行，或者實施人也可以將步驟2與步驟4合并進行。另外，從步驟1經過步驟4，談判雙方當事人在未達成合意的情況下，也可能重復步驟3和步驟4規定的行為內容。<許可談判的主要四個步驟>【】內表示的談判當事人的應對動作。
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步驟2：締結符合FRAND條件合同的意思表示【實施人】
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步驟4：提出反報價（在不接受步驟3的許可條件的情況下）【實施人】
權利人應當自愿或者應實施人要求，在發出SEP許可要約之際，就向實施人提供針對許可的目標專利（以下簡稱“目標專利”）如下信息：
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將專利權利要求與標準進行對應的權利要求對照表（如果專利清單中專利數量比較多，應提供代表性的專利）
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解釋已有的FRAND承諾及對應標準文件的信息[3]
此外，在權利人在提供將權利要求技術特征與標準文件一一對應的權利要求對照表的情況下，如果實施人請求，權利人可以不將[4]這些權利要求對照表納入到保密協議（NDA）的范圍內[5]。步驟2：締結FRAND條件合同的意思表示【實施人】在權利人已經完成了步驟1規定的動作后，實施人應就目標專利向權利人做出愿意以FRAND條件締結專利許可合同的意思表示。實施人在明確做出愿意接受FRAND許可的意思表示之后，實施人也可以保留對目標專利的必要性、有效性以及侵權可能性進行挑戰的權利，而不會因此認為實施人不具有誠實締結FRAND許可合同的意思表示。此外，在實施人做出愿意接受FRAND許可的意思表示之后，實施人在推進許可談判過程中，有權聽取法律供應商、律師和專利代理人等意見，而權利人不得妨礙實施人向這些第三方提供權利人提供信息。在接收到了實施人步驟2中規定的動作后，權利人應當向實施人提供包括許可費在內的具體許可條件。除許可費的計算方法外，權利人還應當提供涉及第三人的許可協議信息[6]、專利池的費率以及其他判例等適當信息，以便實施人能夠理解權利人的許可條件為何符合FRAND承諾。在權利人完成了步驟3中規定的動作之后，實施人如果不接受權利人提出的許可條件，則應當向權利人提出包括許可費在內的許可條件反報價。除許可費的計算方法外，實施人也應使用和第三人的之間許可協議信息、專利池的費率以及其他判例等適當信息，以便權利人能夠理解該反報價的許可條件為何符合FRAND承諾。
注釋：
[1]很多歐洲的研究表明，通過成立專利協商組織的方式，實施人共同進行專利許可談判的行為正在歐盟競爭法的視角下被重新審視其合法性。
[2]例如，作為專利池管理公司的MPEG LA針對每個許可項目都將以下信息公布出來，這包括專利清單、對應的標準編號、權利要求與標準文件之間的對應關系（即權利要求對照表）、包括許可費在內的其他許可條款以及SEP權利人以及被許可人（即實施人）信息。
[3]SEP權利人不需要準備新的文件來提供這個信息。權利人可以提供已有的文件就足夠的，比如提交給標準化組織的聲明文件，只要這些文件能說明FRAND承諾的存在以及目標專利對應的標準文本編號等信息。
[4]當權利要求對照表中包含了非公開的機密信息，則這部分信息還是應當納入到保密協議范圍之內。但是，即使SEP權利人在保密協議的約束下提供了權利要求對照表等機密信息，權利人也不應當限制實施人向律師、代理人或者機構尋求針對SEP許可談判專業幫助的權利，只有這樣雙方的許可談判才能更加順利開展。
[5] 譯者注：根據中國的司法判例以及商業談判實踐，比如在西電捷通訴索尼侵犯專利權案件二審（2017）京民終454號判決書顯示，SEP的權利要求對照表屬于機密信息，應當在保密協議的保護范圍之內。
[6]在本指南中，涉及第三人的許可協議是指權利人或者實施人已經與第三方達成的許可協議。在一些情況下，保密協議中會禁止許可協議的一方將另一個的信息提供給第三方。
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