專利訴訟中反向禁止反言的適用

——（2020）最高法知行終663號

近日，最高人民法院知識產權法庭對上訴人國家知識產權局、VMI荷蘭公司與被上訴人薩馳智能裝備股份有限公司（以下簡稱薩馳公司）發明專利權無效行政糾紛作出終審判決，認為VMI荷蘭公司享有的專利號為200880006690.4、名稱為“切割裝置”的發明專利（以下簡稱本專利）具備創造性，且VMI荷蘭公司并不存在為“兩頭獲利”而在專利侵權民事訴訟和專利無效行政訴訟中對同一技術特征作出不同或相反解釋的情形，判決撤銷一審判決，駁回薩馳公司的訴訟請求。

本專利的專利權人系VMI荷蘭公司，申請日為2008年2月29日，優先權日為2007年3月1日，授權公告日為2012年7月4日。

薩馳公司認為本專利不具備創造性，于2016年8月30日向原國家知識產權局專利復審委員會（以下簡稱專利復審委員會）提出無效宣告請求。

專利復審委員會于2017年7月7日作出第32739號無效宣告請求審查決定（以下簡稱被訴決定），在專利權人VMI荷蘭公司于2017年2月14日提交的權利要求1-14的基礎上，維持本專利權有效。

薩馳公司不服被訴決定，向北京知識產權法院提起行政訴訟，認為本專利權利要求1中“提升梁”的相關技術特征已被現有技術所公開，本專利不具備創造性，故請求撤銷被訴決定。

一審法院經審理認為，本專利權利要求1的“提升梁”已被對比文件所公開，權利要求1相對于對比文件和本領域公知常識的結合不具備創造性，故判決撤銷被訴決定，并判令國家知識產權局針對薩馳公司就本專利權提出的無效宣告請求重新作出審查決定。

國家知識產權局、VMI荷蘭公司均不服一審判決，分別向最高人民法院提起上訴。國家知識產權局、VMI荷蘭公司上訴主張，一審法院對于本專利權利要求1中“提升梁”這一技術特征的理解有誤，且該技術特征未被現有技術所公開，本專利具備《中華人民共和國專利法》第二十二條第三款規定的創造性。

薩馳公司則認為，VMI荷蘭公司在涉及本專利的侵權民事案件中關于本專利未限定“提升梁”數量的主張與其在本案即本專利確權行政案件中關于“提升梁”僅有一根的陳述相互矛盾，依據《最高人民法院關于審理專利授權確權行政案件適用法律若干問題的規定（一）》第三條的規定，應當禁止專利權人VMI荷蘭公司在本案中反言，故應認定本專利未限定“提升梁”的數量，本專利因不符合創造性規定應被宣告無效。

最高人民法院于2021年7月5日判決，撤銷一審判決，駁回薩馳公司的訴訟請求。

最高人民法院二審認為，專利權人在專利民事侵權案件及專利確權行政案件中對權利要求的解釋應當保持一致，不得通過不同的解釋進而“兩頭得利”。

《最高人民法院關于審理專利授權確權行政案件適用法律若干問題的規定（一）》第三條規定：“人民法院在專利確權行政案件中界定權利要求的用語時，可以參考已被專利侵權民事案件生效裁判采納的專利權人的相關陳述?！比嗣穹ㄔ涸诮缍嗬蟮挠谜Z時，應以專利權利要求書和說明書及其附圖為依據，結合發明目的進行解釋。首先，權利要求書、說明書和附圖是界定權利要求用語的基本依據，專利權人在專利侵權訴訟程序中的陳述僅具有參考作用；其次，人民法院在專利確權行政案件中界定權利要求的用語時，如需參考專利權人在專利侵權民事案件中的陳述的，也應當以被專利侵權民事案件生效裁判所采納的內容為參考。

就本案而言，首先，本院已根據本專利權利要求書、說明書及其附圖對“提升梁”這一技術特征予以界定。

其次，關于VMI荷蘭公司是否存在民事侵權案件中主張本專利未限定“提升梁”的數量以獲得更寬的保護范圍使得被訴侵權產品落入保護范圍，而在確權行政案件中卻主張“提升梁”數量為一根以確保專利權被維持有效的情形。

在本案中，VMI荷蘭公司明確本專利權利要求1并未限定提升梁的具體數量，但認為本領域技術人員根據本專利權利要求書、說明書及其附圖的記載，可以知曉提升梁數量的設置為足夠少、提升梁的結構應當設置得足夠緊湊，其并未主張提升梁應當限定為一根。

在本專利侵權民事訴訟中，該案審理法院即江蘇省蘇州市中級人民法院認為本專利權利要求1中未限定“提升梁”的數量，并參考了專利權人VMI荷蘭公司在無效宣告請求審查程序中關于本專利是“單獨”“一個”提升梁結構的陳述，據此認定“提升梁”應理解為一個單獨實現橡膠片推起功能的部件，并未限定數量，進而認定薩馳公司在侵權訴訟中將本專利的保護范圍限制為單根“提升梁”的主張缺乏依據。

由上述情況可知，VMI荷蘭公司并不存在為“兩頭獲利”而在專利侵權民事訴訟和專利無效行政訴訟中對同一技術特征作出不同或相反解釋的情況。

另，即使認為在本案審理中需要參考專利權人在民事侵權案件中的相關陳述，但由于江蘇省蘇州市中級人民法院就雙方針對本專利權產生的民事侵權訴訟所作出的（2016）蘇05民初780號民事判決尚未生效，根據《最高人民法院關于審理專利授權確權行政案件適用法律若干問題的規定（一）》第三條的規定，亦不應以該未生效判決所采納的VMI荷蘭公司關于本專利“提升梁”的相關陳述意見作為參考。

綜上，本案無需適用《最高人民法院關于審理專利授權確權行政案件適用法律若干問題的規定（一）》第三條的規定。