林廣海 秦元明 馬秀榮 | 涉外定牌加工商標侵權的法律適用——兼談“本田案”最高人民法院再審判決的意蘊

定牌加工（Original Equipment Manufacture，即原始設備制造），俗稱貼牌或貼牌加工，是指承攬人按照定作人的要求，生產加工并交付帶有定作人提供商標的商品，由定作人給付報酬的市場合作方式，其法律關系是承攬合同關系。按照定作人和承攬人的國別，可分為國內定牌加工和涉外定牌加工；按照定作人授權的范圍，可分為單純的定牌加工和授權銷售的定牌加工；按照委托生產加工的層次環節，可分為直接定牌加工和間接定牌加工。

涉外定牌加工商標侵權糾紛中涉及多種法律關系，既包括合同問題也包括侵權問題。

（一）涉外定牌加工合同法律關系分析

在涉外定牌加工合同中，合同雙方約定，由定牌加工企業按照境外委托方的要求從事加工生產活動，提供勞務，在完成定牌加工產品后，將產品出口以交付境外委托人。我國合同法第二百五十一條規定:“承攬合同是承攬人按照定作人的要求完成工作,交付工作成果,定作人給予報酬的合同。承攬包括加工、定作、修理、復制、測試、檢驗等工作?！币话阏J為，定牌加工合同為承攬合同類型或以承攬合同為主的混合合同,加工人的主要義務為按定作人的要求加工、貼牌并出口交付定牌商品,主要權利為獲得加工、貼牌的報酬。與普通承攬合同相比，涉外承攬合同的一大顯著特征即在于其涉及諸多國家宏觀經濟政策和法律規定。

作為加工承攬合同，普遍觀點認為，涉外定牌加工合同定作方和加工方的行為是各自獨立的，不能按照代理的法律規定將加工方的效果直接歸屬于定作方。從法理分析來看，涉外定牌加工行為涉嫌侵害國內商標權的問題，實為合同侵害第三人權益的問題，因此，有觀點認為，加工方系從行為人，依附于委托方。

合同是當事人之間設立、變更或終止債權債務關系的協議，區別于其他民事法律關系（如物權關系）的重要特點在于合同關系的相對性。合同關系的相對性既是合同規則和制度賴以建立的基礎和前提，也是司法所必須依據的一項重要規則。涉外定牌加工合同屬于承攬合同，亦應當遵循相對性的規則，涉外定牌加工合同委托方和加工方的約定僅對其合同當事人具有拘束力。而知識產權作為一種無形財產權，一般認為，涉及財產(智力成果及其他利益)和財產的歸屬(具有支配性和排他性),可通過合同而轉讓(具有可讓與性)，并具有對抗一切人的絕對效力(為絕對權)。因此，作為知識產權的一種，商標權亦具有對世權的法律屬性。從法理上來講，涉外定牌加工合同的相對性不能對抗商標權的對世性。

（二）涉外定牌加工商標侵權行為法律性質分析

按照傳統民事侵權法理論，侵害事實的客觀存在是侵權損害賠償責任法律關系賴以發生的根據。如果僅有違法行為而無損害結果，侵權損害賠償的民事責任就無從產生。但是，損害事實僅僅是侵權損害賠償責任存在的前提，而包括商標權在內的知識產權是一種類似于物權的排他性權利，除了損害賠償請求權外，在權利受到損害時，權利人也可以行使類似于物權請求權的排除妨害請求權。

《與貿易有關的知識產權協議》（TRIPS）第41條規定：“成員應保證本部分所規定的執法程序依照其國內法可以行之有效，以便能夠采用有效措施制止任何侵犯本協議所包括的知識產權的行為，包括及時的防止侵權的救濟，以及阻止進一步侵權的救濟。這些程序的應用方式應當避免造成合法貿易的障礙，同時應能夠為防止有關程序的濫用提供保障?！钡?0條進一步規定“權利正在受到侵害或者侵害即將發生”。我國商標法不僅在第五十七條第（四）項中將“偽造、擅自制造他人注冊商標標識或者銷售偽造、擅自制造的注冊商標標識”的行為規定為侵犯注冊商標專用權的行為，而且在第六十五條中進一步規定：“商標注冊人或者利害關系人有證據證明他人正在實施或者即將實施侵犯其注冊商標專用權的行為，如不及時制止將會使其合法權益受到難以彌補的損害的，可以依法在起訴前向人民法院申請采取責令停止有關行為和財產保全的措施?！币簿褪钦f，即使行為人尚未實施具有損害后果的侵權行為，但當相關行為具有侵害商標權的實際風險時，商標權人就可以申請獲得相應救濟。

無論是在理論層面，還是在規范層面，對商標權的保護都包含了對即發侵權行為的制止。雖然涉外貼牌加工商品根據合同的約定不會流入國內市場，但該合同是否能夠得到切實充分的履行，對國內商標權人而言是完全不可控的，因而具有侵權的潛在風險；而且即使上述商品全部在國外銷售，也可能回流到國內市場。因此，無論貼牌加工商品出口前還是出口后，都已構成對國內商標權人商標權侵害的實際風險，理應屬于即發侵權。由此，商標侵權行為應當既包括已經發生的侵權行為，也應當包括即發侵權。目前，對于知識產權即發侵權的研究尚不算深入，其構成要件亦多有爭論，但是至少需要有學者所提出的以下3個要件：一是行為人已經為侵權行為作了充分準備；二是侵權行為的發生不可避免；三是準備行為不是相關知識產權法律所明令禁止的。

（三）貼牌行為構成商標的使用

貼牌行為是不是構成商標的使用，是判斷涉外定牌加工行為是否構成商標侵權的基礎問題，也是司法裁判爭論的焦點問題之一。有的判決認為，因為涉外定牌加工商品不在國內銷售，未進入流通環節，標識未發揮商標識別來源的基本功能，故未構成商標的使用。

商標法第四十八條規定：“本法所稱商標的使用，是指將商標用于商品、商品包裝或者容器以及商品交易文書上，或者將商標用于廣告宣傳、展覽以及其他商業活動中，用于識別商品來源的行為?！痹摋l規定的“用于識別商品來源”，指的是商標使用人的目的在于識別商品來源，包括可能起到識別商品來源的作用和實際起到識別商品來源的作用。

一般來講，商標的使用意味著使某一個商標用于某一個商品，其可能符合商品提供者與商標權利人的共同意愿，也可能不符合商品提供者與商標權利人的共同意愿；某一個商標用于某一個商品以至于二者合為一體成為消費者識別商品及其來源的觀察對象，既可能讓消費者正確識別商品的來源，也可能讓消費者錯誤識別商品的來源，甚至會出現一些消費者正確識別商品的來源，而另外一些消費者錯誤識別商品的來源這樣錯綜復雜的情形。這些現象紛繁復雜，無不統攝于商標法關于商標的使用規定；這些利益反復博弈，無不統轄于商標法律。因此，在生產制造或加工的產品上以標注方式或其他方式使用了商標，只要具備了區別商品來源的可能性，就應當認定該使用狀態屬于商標法意義上的商標的使用。此外，從中國出口外貿企業經營現實來看，對涉外定牌加工中標識使用認定不構成商標的使用弊端很多，已經影響到很多國內出口企業的發展。例如，蘇州日寶科技有限責任公司的現金處理器具產品處于行業領先地位，80%以上出口國外，其在國內注冊了“RIBAOTECHNOLOGY” 商標。在其開拓美國市場時，與當地合作者成立了美國日寶公司。隨著產品逐漸在美國走俏，美國日寶擅自在美國搶注了“RIBAO TECHNOLOGY”商標，隨后又委托國內的生產商生產標有“RIBAO TECHNOLOGY”商標的產品在國際市場上銷售。2014年5月，美國日寶委托國內某公司生產了300臺標有“RIBAO TECHNOLOGY”商標的點鈔機，并向海關申報出口厄瓜多爾，被上海海關扣留。該案最終以雙方和解結案，蘇州日寶不僅有效主張了自身的權利，同時還拿回了“RIBAOTECHNOLOGY”在美國的商標權。試想，如果此案按照涉外定牌加工案件判決不侵權，不僅將極大地違背公平誠信的原則，同時也將對蘇州日寶的國際化戰略產生重大影響，大大削弱國內企業的國際競爭力，違背了國家鼓勵企業“走出去”戰略的實施。

（四）貼牌等行為容易導致相關公眾混淆誤認

商標法第五十七條第（二）項規定：“有下列行為之一的，均屬侵犯注冊商標專用權：……（二）未經商標注冊人的許可，在同一種商品上使用與其注冊商標近似的商標，或者在類似商品上使用與其注冊商標相同或者近似的商標，容易導致混淆的?！鄙虡说幕竟δ苁菂^分商品或服務來源的識別功能，侵害商標權本質上就是對商標識別功能的破壞，使得一般消費者對商品來源產生混淆、誤認。從法律規定來看，商標侵權行為的歸責原則應當屬于無過錯責任原則，且不以造成實際損害為侵權構成要件。

在“本田案”之前，很多判決認為涉外定牌加工商品沒有在國內銷售，消費者無法接觸，就不會導致混淆。但是，前述商標法規定的“容易導致混淆的”一語，指的是如果相關公眾能夠接觸到被訴侵權商品，有發生混淆的可能性，并不要求相關公眾一定實際接觸到被訴侵權商品，也并不要求混淆的事實確定發生。此外，最高人民法院《關于審理商標民事糾紛案件適用法律若干問題的解釋》第8條明確規定：“商標法所稱相關公眾，是指與商標所標識的某類商品或者服務有關的消費者和與前述商品或者服務的營銷有密切關系的其他經營者?！币虼?，涉外定牌加工商標侵權糾紛中，相關公眾除被訴侵權商品的消費者外，還應該包括與被訴侵權商品的營銷密切相關的經營者。即使消費者接觸不到，被訴侵權商品運輸等環節的經營者也存在接觸的可能性。而且，隨著電子商務和互聯網的發展，即使被訴侵權商品出口至國外，亦存在回流國內市場的可能。同時，隨著中國經濟的不斷發展，中國消費者出國旅游和消費的人數眾多，對于貼牌商品也存在接觸和混淆的可能性。

此外，還有一個法律問題值得關注：知識產權作為專有權，受到地域的限制，即具有嚴格的領土性，其效力只限于本國境內。商標權作為知識產權，也具有上述屬性，即具有地域性，對于沒有在中國注冊的商標，即使其在外國獲得注冊，在中國也不享有注冊商標專用權。與之相應，中國境內的民事主體所獲得的所謂商標使用授權，也不屬于我國商標法保護的商標合法權利，不能作為不侵犯商標權的抗辯事由。